상표권침해금지가처분, 상표권위반 행위를 막고 벌금 형사고소까지

✅ 세줄요약

• 상표권침해가 계속되고 있다면 본안소송의 결론을 기다리지 않고 상표권침해금지가처분을 통해 판매·광고·표장 사용의 중단을 구할 수 있습니다.

• 가처분에서는 상표권 보유 사실뿐 아니라 상대방의 상표권위반 행위와 신속하게 이를 중단시켜야 할 필요성을 자료로 소명하는 것이 중요합니다.

• 침해상품과 판매페이지를 먼저 증거화한 뒤 가처분, 손해배상청구, 형사고소 가운데 어떤 절차를 병행할지 결정해야 합니다.

안녕하세요, 법무법인 동주입니다.

브랜드를 운영하던 중 경쟁업체나 온라인 판매자가 등록상표와 유사한 명칭·로고를 상품과 광고에 사용하기 시작했다면, 경고장을 보내는 것만으로는 침해가 중단되지 않을 수 있습니다. 판매가 계속될수록 소비자 혼동과 매출 피해가 누적되는 만큼 상표권침해금지가처분을 통한 신속한 대응이 필요한 경우가 있다는 것입니다.

상표 사건은 가처분과 손해배상뿐 아니라 상표권위반에 대한 형사고소까지 함께 검토할 수 있는 사안인바, 법무법인 동주는 중앙지검 중요경제사범조사단장 및 부장검사를 역임한 박동진 변호사, 그리고 서울고등법원 부장판사·대법원 재판연구관 및 사법연수원에서 민사집행법·손해배상·보전소송을 담당했던 김용빈 변호사가 상표권침해 사건에 대한 민·형사 절차를 함께 검토합니다.

이 글에서는 상표권자가 침해를 발견했을 때 언제 가처분을 신청할 수 있는지, 무엇을 증거로 확보해야 하는지, 인용되면 어떤 효과가 발생하는지, 상표법위반벌금과 형사고소까지 가능한지를 순서대로 살펴보겠습니다.

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→ 같이 보면 좋은 글 부정경쟁방지법위반 처벌, 경업금지약정 가처분 신청 함께 대응

 

1) 상표권 침해가 현재 발생하고 있거나 2) 앞으로 계속될 우려가 있고, 3) 본안판결까지 기다리면 권리행사가 곤란해질 수 있는 경우 상표권침해금지가처분을 신청할 수 있습니다.

상표법 제107조에 따르면 상표권자 또는 전용사용권자는 자신의 권리를 침해한 사람뿐 아니라 침해할 우려가 있는 사람에 대해서도 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 또한 침해를 조성한 물건의 폐기, 침해에 사용된 설비의 제거 등 필요한 조치를 요구할 수 있습니다.

가처분은 본안소송과 무엇이 다른가요?

본안소송은 상표권 침해 여부를 최종적으로 판단받는 절차인 반면, 가처분은 그 결론이 나오기 전에 침해가 계속되어 발생할 수 있는 손해를 임시로 막기 위한 보전절차라는 차이가 있습니다.

예를 들어 침해상품이 온라인에서 계속 판매되고 있고 광고까지 확대되고 있다면 본안소송이 끝날 때까지 기다리는 동안 소비자의 출처 혼동이나 브랜드 가치 훼손이 계속될 수 있겠죠. 이런 상황이 바로 가처분의 필요성을 검토할 수 있는 대표적인 경우입니다.

신청한다고 항상 인용되는 것은 아닙니다

가처분을 신청하려면 상표권이 있다는 사실만 주장해서는 부족합니다. 법원은 실제로 침해가 인정될 가능성이 있는지와 지금 즉시 이를 막아야 하는 보전의 필요성이 있는지를 함께 살펴보고 결정을 내리는데요.

대법원도 상표권침해 금지와 같이 사실상 본안판결과 유사한 효과를 가져오는 가처분의 경우, 인용 여부에 따른 당사자들의 이해관계와 본안에서의 승패 가능성 등을 고려하여 보전의 필요성을 보다 신중하게 판단해야 한다고 본 바 있습니다. 즉 해당 사건에서는 상표권침해금지가처분이 필요없다고 보았습니다.(대법원 2006다29983 판결 가처분이의)

따라서 상표권자는 신청 전부터 상표권 자체의 유효성, 침해표장과 등록상표의 유사성, 상품의 관계, 침해가 현재도 계속되는 상황을 구체적으로 정리해 두어야 합니다.

 

상표권침해금지가처분에서는 상대방이 실제로 등록상표와 동일·유사한 표장을 동일·유사한 상품에 사용하고 있다는 점을 객관적인 자료로 보여주는 것이 중요합니다.

현행 상표법은 타인의 등록상표와 동일한 상표를 유사한 지정상품에 사용하거나, 등록상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위 등을 침해행위로 규정하고 있습니다.  따라서 동일·유사한 상표를 사용할 목적으로 판매·교부·위조·모조하거나 소지하는 행위도 침해로 볼 수 있습니다.

먼저 확보해야 할 증거는 무엇인가요?

온라인 침해를 발견했다면 상대방에게 항의하기 전에 현재 판매상황을 먼저 증거로 남기는 것이 중요합니다.

1. 상표등록원부와 등록공보
   자신의 등록상표, 지정상품, 권리 존속 여부를 확인할 자료입니다.

2. 침해상품 판매페이지
   상품명, 로고, 상세페이지, 판매자 정보, 가격, 후기 등이 보이도록 확보합니다.

3. 광고 및 홍보자료
   검색광고, SNS, 블로그, 배너 등에서 표장이 어떻게 사용되고 있는지 보존합니다.

4. 실제 제품과 포장
   가능하다면 직접 구매해 제품, 택배포장, 라벨, 영수증 등을 확보하는 것이 좋습니다.

5. 판매가 계속되고 있다는 자료
   재고 수량, 판매 후기, 판매 순위, 게시물 업데이트 등 현재도 침해가 이어지고 있음을 보여줄 자료입니다.

특히 침해자에게 먼저 경고장(내용증명)을 보내면 상품페이지를 삭제하거나 상표 표시를 변경할 수 있으니 침해 사실을 발견한 시점의 화면과 실제 판매상태를 증거화한 뒤 내용증명이나 가처분 절차로 넘어가는 순서가 안전합니다.

상표가 어느 정도 비슷해야 침해로 볼 수 있나요?

대법원은 상표의 유사 여부를 판단할 때 외관·호칭·관념과 해당 상품의 거래실정을 종합하여 일반 수요자가 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 있는지를 기준으로 판단해야 한다고 보고 있습니다.

따라서 가처분 신청서에서도 두 표장을 나란히 배치하는 데 그치기보다,

처럼 비교 구조를 만들어 왜 출처 혼동 가능성이 있는지를 설명하는 것이 중요합니다.

상표권침해금지등 사건 판례 살펴보기(대법원 2014다19202 판결)

 

가처분이 인용되면 법원이 정한 범위에서 침해표장의 사용이나 해당 상품의 판매·광고 등을 중단하도록 명할 수 있습니다.

실제로 어떤 행위를 막을 수 있나요?

사건의 내용과 법원이 인정한 범위에 따라 달라지지만 다음과 같은 조치가 이루어질 수 있습니다.

• 침해표장을 붙인 상품의 판매 금지

• 온라인몰에서 해당 표장을 이용한 상품 판매 금지

• 광고·홍보 과정에서 해당 표장 사용 금지

• 제품·포장·인쇄물 등에 대한 표장 사용 금지

• 침해행위에 사용된 물건에 대한 필요한 조치

중요한 것은 가처분 신청 범위를 너무 넓게 잡는다고 그대로 인정되는 것은 아니라는 점입니다. 등록상표의 권리범위와 실제 침해행위가 무엇인지 특정하고 현재 계속되는 침해를 막는 데 필요한 범위를 중심으로 신청해야 합니다.

 

가능합니다. 상표권침해금지가처분은 민사상 보전절차이고, 상표권위반에 대한 형사고소는 별도의 절차이므로 사안에 따라 함께 진행할 수 있습니다. 

예를 들어 침해상품이 대량으로 판매되면서 시장에 빠르게 확산되고 있다면 우선 가처분으로 판매중단을 구하면서, 침해기간·판매량·고의성 등을 검토해 손해배상과 형사고소를 함께 진행할 수 있습니다.

반면 침해 여부 자체가 불명확하거나 상대방이 즉시 사용을 중단했고 피해규모가 작은 사건이라면 필요한 절차의 범위도 달라질 수 있습니다.

참고로 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 사람을 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다.

Q. 상대방에게 내용증명을 보내지 않고 바로 상표권침해금지가처분을 신청할 수 있나요?

내용증명 발송이 모든 가처분 신청의 필수 선행절차는 아닙니다. 다만 실제 사건에서는 상대방이 침해 사실을 알고도 사용을 계속했는지, 자진중단 가능성이 있었는지 등을 확인하기 위해 경고장이나 내용증명을 먼저 보내는 전략을 선택할 수 있습니다.

Q. 상대방 상품을 직접 구매해야 하나요?

온라인 화면만으로도 일부 침해 사실을 확인할 수 있지만, 실제 상품을 구매해 보관하면 제품·포장·라벨 등에 상표가 어떤 방식으로 사용되는지를 보다 구체적으로 확인할 수 있습니다.

Q. 상대방이 상표를 조금 바꾸면 가처분을 신청할 수 없나요?

등록상표와 완전히 동일하지 않더라도 상표법상 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용한 경우 침해가 문제될 수 있습니다.

 

상표권 침해가 실제 매출과 브랜드 가치에 영향을 미치고 있다면 본안판결까지 기다리는 동안 손해가 계속 확대될 수 있습니다. 따라서 권리자는 우선 침해상품과 판매페이지를 증거화하고, 자신의 등록상표와 지정상품을 확인한 뒤 가처분으로 침해를 신속히 중단시킬 필요성이 있는지 판단해야 합니다.

이후 이미 발생한 피해에 대해서는 손해배상청구를, 고의적인 상표권위반이 확인된다면 형사고소를 함께 검토할 수 있습니다.

법무법인 동주는 중앙지검 중요경제사범조사단장 및 부장검사, 서울고등법원 부장판사·대법원 재판연구관 등 다양한 경험을 갖춘 전문가가 상표권침해 사건에 대한 검토 및 사건 진행에 참여하고 있습니다.

상표권 침해를 발견했다면 상대방에게 연락하기 전 상표등록번호, 침해 판매페이지, 실제 제품, 판매처와 사용표장부터 정리해 두신 뒤 전문가와 상의해 보시기 바랍니다.